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特許法第46条についてです。 特許法第46条第4項では、実用新案登録出願から特許...

r_k********さん

2017/12/1821:29:34

特許法第46条についてです。

特許法第46条第4項では、実用新案登録出願から特許出願に出願の変更を行なった場合、もとの実用新案登録出願は取り下げられたものとみなすと規定されています。

また、同条第6項では第44条2項を準用しています。

分割出願の場合、もとの特許出願は取り下げとならないので、分割後の出願に拡大先願の地位を持たせないのは理解できます。

例えば、Aが発明イをし、その発明が記載された実用新案登録出願を出願し、その出願日の後で、特許出願への変更日前に、Bが発明イを特許出願した場合、Bの出願を排除することはできないのでしょうか?
・Aの実用新案登録出願は取下げとなるので先願の地位はない
・Aの実用新案登録出願は29条の2の他の出願にあたらない

発明はAの方が先に行なっているので、Aの出願を先願とするのが普通のようなきがするのですが。。。

以下の過去問を解いていて疑問に思いました。
H27問57選択肢2
甲は、自らした考案イを明細書に記載して実用新案登録出願Aをした後、その実用新案登録出願から3年以内で実用新案権の設定の登録がされる前に、出願Aを特許出願Bに変更した。乙は、出願Aの出願日後、かつ、出願Bへの変更日前に、自らした発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Cをした。出願公開された出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願に当たるものとして、出願Cは拒絶されることがある。
回答:×

よろしくお願いいたします。

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kor********さん

2017/12/1919:58:44

やはり考え落としがあったので、一旦消して、再回答します。


順を追って説明しますと

(特許要件)
第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(特許出願の分割)
第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。【ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。】

(出願の変更)
第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。
(略)
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
(略)
【6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。】

つまり、変更出願については、第29条の2の規定は適用されません。よって、短答の回答が☓であるのは正しいと言うことになるのですが……。

これについて、逐条解説には、第46条第6項の規定についての説明はありません。しかし、「準用」とは、
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/d_352/
ということなので、第44条第2項の説明が当てはまります。
曰く、
二九条の二の規定は、出願当初に願書に添付した明細書又は図面に記載されている発明は後願を拒絶できることとなる(出願後補正により新たに追加された事項は含まれない) 。これを分割による新たな特許出願についてみると、新たな出願に係る発明は、もとの特許出願の当初の明細書に記載されているものでなければならないが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか図面に入ってくることがあり、その場合にはそれが入ったものが分割出願についての出願当初の明細書及び図面となる(二項本文) 。
『分割による新たな特許出願はもとの特許出願の時まで出願日が遡るので、なんらの手当をしない場合には、二九条の二の規定の関係では、実際には分割時にはじめて明細書に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って後願を拒絶できるという不合理な結果を生ずる。
そこで、分割による新たな特許出願が二九条の二に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らせないことにし、その旨の文言を追加したものである。実用新案法三条の二の場合も全く同じであるから、この関係についても出願日を遡らせないことにした。』

【その結果、二九条の二の関係ではもとの出願の当初の明細書にも記載されていた事項まで現実の分割からでなければ後願を拒絶できないことになるが、もとの出願の明細書等に記載されている事項を分割出願の明細書の請求の範囲に記載している限り、三九条の関係ではもとの出願の日に遡って先願の地位を持つのであるから問題はないと考えられる。】

ということになります。
しかし『』は尤もである物の、【】については、変更出願の場合、第46条第2項の規定により、もとの出願は取り下げられた(設問の場合は、実用新案は公開されておりませんので、そもそも問題にはならないのですが)、とみなされ、

(先願)
第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
「5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。」

ということになっておりまして、「」に該当して後願排除が出来ません。

しかしながら、出願変更された特許出願については、出願日が、実用新案登録出願日に遡及します。よって、こちらの方で、現出願に記載されていた事項と同一発明については、第39条の規定が適用され、後願排除が出来ることになります。
もちろん、新規事項追加があった場合には、自身が拒絶理由を有するので、その部分を削除することは必要になりますが。

  • 質問者

    r_k********さん

    2017/12/2016:22:06

    詳細な解説をありがとうございます。

    44条2項を準用することにより、29条の2では実用新案登録出願は先の出願とはならないが、39条では変更後の特許出願の出願日が遡及することにより先願として扱われる。

    すなわち、H27問57選択肢2では「29条の2で実用新案登録出願により拒絶されることはないが、39条で出願変更後の特許出願により拒絶されることはある」との理解でよろしいでしょうか。

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gej********さん

2017/12/1911:50:50

実用新案請求の範囲に発明イを記載することにより、特39条3項の先願の地位を得ることができます。これにより、Bの権利化を排除することができます。

なお、変更後の出願に拡大先願の地位を持たせないのは、変更出願に新規事項が加わる可能性があり、そのような出願によって後願が拒絶されてしまう事故を防ぐためです。

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