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実験成績証明書による情報提供について 特許の勉強をしているのですが、私の理...

kou********さん

2018/2/2020:09:50

実験成績証明書による情報提供について

特許の勉強をしているのですが、私の理解に不安があり投稿させていただきました。

ある会社が競合他社の公開特許を情報提供によって拒絶査定にもっていこうとしています。
方法としては先行文献に記載されている実施例が公開特許の実施例と同一のものだということを先行文献の記載を元に追試を行い、その結果を実験成績証明書で情報提供しようというものです。追試には20万円ほどかかり、情報提供は匿名で行います。

ここからが質問です。
1)私としては上記方法は99.9%審査官に参酌されないのではないかと考えております。匿名の実験成績証明書では審査官はその実験が正確・公平に行われたのか、そもそも本当に行われたのか判断できないからです。このような方法で他人の特許を拒絶に追い込めるのであれば匿名で実験成績証明書を捏造すればたやすく他社特許の排除が可能になると思います。さらに、追試に20万円もかかるのであれば無効資料調査を外注したほうが有意義なのではないかと思うのですが、私の認識に間違いはございますでしょうか。

2)無効資料調査を依頼する場合、懇意にしている特許事務所と調査会社どちらが好ましいでしょうか。メリット・デメリットがあればご教示ください。また依頼する際のポイントなども教えていただけますと幸いです。

皆様の知識をかしてください。よろしくお願いいたします。

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kor********さん

2018/2/2108:44:30

1について

まず、実験成績証明書が情報提供に使用できるかどうかですが、これはできます。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_01.htm

そして、その取り扱いについては、
https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/kijun/kijun2/handbo...

に記載されていますが、特に匿名であるかどうかは問題とされません。匿名であろうとなかろうと、証拠調べを必要とせずに、審査官がその信頼性に確信を持てば、拒絶理由通知を討つことになります。99.9%審査官に参酌されないということになりません。


つまり、書かれているように、

6. 提出資料が、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許 請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写し又は刊行物以 外の書類である場合の取扱い

審査官は、提供された情報及び当該提出資料についての証拠調べ(証人尋問、 検証、当事者尋問、鑑定及び書証)をすることなく、その提出書類により証明し ようとしている事実の存在について確信を得ることができる場合に限り、その 書類を採用し、拒絶理由の有無を審査する。そして、拒絶理由があると認めた 場合は、審査官は、拒絶理由を通知する。

ただし、出願人が拒絶理由通知に対する意見書等によりその事実の存在につ いて反論し、当該提出書類に基づき認定される事実を根拠とした拒絶理由によ り拒絶査定を行うことが正当であると判断するためには証拠調べを要すると認められることとなった場合は、審査官は、当該拒絶理由を根拠とした拒絶査定 を行わないこととする。

と言うことになります。

しかしながら、私は知財部時代には、情報提供は行わないように指導してきました。その理由は、相手に補正の機会を余分に与えることになるからです。それよりも、特許になって、補正ががんじがらめになり、かつ、分割も行えないようになってから、無効審判をかけた方が確実だからです。
さらに、現在では、特許異議申し立て制度が復活されて「何人」も行えるようになりましたので、匿名で無くても「ダミー」を使えば特許異議申し立てをしても申立人はばれません。それで、相手の特許の補正を制限した状態にすることができます。さらに相手の答弁書に対しては、弁駁書の提出を許されることもあります。
「ダミー」の立て方としては、普段使っている事務所の所員と知り合いのひとで、技術分野が全く異なる特許事務所の所員をダミーにするのが効果的です。もちろん、名前だけで、特許異議申立書は自分の特許事務所で作ります。

2.について

これは、何とも言えません。ただ、一般的には調査会社の方が調査専門ですから、単純なものであれば、そちらの方が優れていると言うことができますが、ピンキリであり、当該技術の詳細については、特許事務所の方が優れているということができます。
万全を帰すなら、特許事務所に依頼し、それを経由して調査会社に依頼するのが望ましいのですが、調査会社に技術内容を説明できるのであれば、「調査費用の」高い調査会社に依頼するのが良いと思われます。特許事務所は、出願業務が主となり、一般的に調査能力は低いと考えられます。

  • 質問者

    kou********さん

    2018/2/2110:36:05

    詳細なご回答、いつもありがとうございます。前の回答者様からご指摘頂いた通り、ルール上は審査官が納得するかがポイントということは理解いたしました。ですが実務上、匿名の実験成績証明書でそれがかなうとはどうしても思えないのです。審査官の立場で考えた時、情報提供するからには提供者はその特許を潰さなければならない事情があるわけで、偽証の可能性も考慮する必要があるのでは?と思ってしまうわけです。(匿名ならなおさら)。実務経験のある方の見解はいかがでしょうか?信頼性を上げるために第三者機関に実験を依頼し、そのデータを使用するとかなら納得できなくはないのですが・・・

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voi********さん

2018/2/2021:18:45

(1)99.9%は大げさかもしれませんが、参酌はされにくくなります。
出した書面が審査官に合理的疑いを抱かせるほど論理的か否か、ということかと思います。
まあ、20万かかるならあと5万か10万出して代理人名義で情報提供した方がいいかと思いますが。

(2)完全に事務所(会社)によります。
一般的な話をすれば、潰したい範囲や技術常識については丁寧に伝えた方がいいですよ、とかでしょうか。

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