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弁理士事務所による商標出願において商標審査便覧に記載の事項で拒絶通知を受けま...

hs3********さん

2019/10/1021:42:57

弁理士事務所による商標出願において商標審査便覧に記載の事項で拒絶通知を受けました。

私は社団法人の理事をしており、弁理士事務所を通して商標出願をしました。1区分で44類の医業・医療関係です。

途中、拒絶通知が来て、弁理士事務所に意見書を出してもらい(有償)最終的に登録されました。

今更ながらですが、何故拒絶通知を受けたのか?を調べているのですが、商標審査便覧記載41.100.04 『「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができない蓋然性が高い商標登録出願について』に記載の通り、医業・医療関係の商標を医療法人ではない法人が出願したから、実際に医業・医療としてその商標を使用できる根拠が不明確と言う理由でした。
意見書では、その根拠を示していて最終的に商標登録されています。

納得いかないのは、最初から特許庁が拒絶するよと言っている内容で出願をして、拒絶された時の対応費用を我々からとっている弁理士事務所です。

そこで、一般論として以下の状況を教えていただければ幸いです。

1.弁理士事務所というのは商標審査便覧に記載がある出願をするものなでしょうか?そこに記載してあるような出願を避けるのが弁理士事務所の価値だと思うのですが、、

2. 今回の件が一般的ではないとすると、弁理士事務所に過失または悪意があったと判断して意見書作成費用の返還を求める事は許容される行動でしょうか?


以上、助言をいただければ幸いです。

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鈴木さん

2019/10/1215:40:00

特許庁も結構いちゃもん付けますので、事務所側もそういう拒絶理由が通知されることは想定できたかもしれませんね。

商標では、出願前にしっかり調べれば、その後拒絶理由が通知される可能性は低いとも言われてます。
ですから、事務所側に注意不足があった可能性は高いと思います。

ただ、出願前に事務所とどのような打ち合わせをしたか不明なんですね。上記文章からでは、それを理解することができなかったです。更に、貴方様の法人がどのような活動(将来的される活動も含む)をしているかも不明です。


例えば、出願前の打ち合わせの時に、事務所に対して「将来的に医業・医療関係の分野にも手を伸すかもしれません」と言ったりはしませんでしたか?
事務所は、クライアントのことを考え、敢えて指定商品等に医業・医療関係を含めてくれたのかもしれません。

例えば、出願前の打ち合わせにおいて、事務所に提供した情報が少なすぎたということはありませんか?
事務所は、クライアントのことを考え、将来的に可能性がある分野を含めてくれたのかもしれません。
まあ、この場合、ありがた迷惑であり、庁に提出する書類の裏を取れって話ではありますが・・。


ところで、出願前に「商標及び指定商品・指定役務は、これでいいですか?」とする出願書類の確認依頼ってありましたよね?
説明不足はあったにせよ、事務所側としても、しっかり見てよと言いたいのかもしれません。このため、今回の件につきまして、事務所側を一方的に責めることはできないと思えます。
勿論悔しいと思いますが、我慢すべきたと私は思います。



以下、貴方様の質問にお答えしますね。

>1.弁理士事務所というのは商標審査便覧に記載がある出願をするものなでしょうか?そこに記載してあるような出願を避けるのが弁理士事務所の価値だと思うのですが、、

特許事務所もいろいろですから、「特許事務所はこうあるべきだ」と決めつけることはできないです。
ただ、私だったら、医業・医療関係の記載を避けて出願します。(但し、クライアントがしっかりした情報を提供してくれたらです。)
クライアントからの情報が不明確であれば、可能性がある範囲も含めようとしちゃうかもしれません。

尚、事務所側に「プロなんだから、依頼者から情報を引き出せ」と強く主張するのも、酷な話です。
拒絶理由の通知に関しては、自分(依頼者側)にも一定の責任があると思ってあげてください。


>2. 今回の件が一般的ではないとすると、弁理士事務所に過失または悪意があったと判断して意見書作成費用の返還を求める事は許容される行動でしょうか?

これは認められないと思います。弁理士は、意見書を作成してくれたのですから。
どうしても納得いかないようでしたら、絶縁覚悟で返金願いをしてもよいのかもしれません。こういうことがきっかけとなって、クライアントと絶縁してしまったという事務所の話を幾つか聞いたことがあります。

仲介手数料のお金を支払うことも大変なのかもしれませんが、やってもらった仕事に対し後からいちゃもんを付けるのは基本よくないと私は思います。

  • 質問者

    hs3********さん

    2019/10/1610:07:23

    ありがとうございます。

    出願前に出願書類の確認はあって、区分、指定商品、役務もよく見て承認した上で出しました。

    ただ、我々も知らなかったのが、44類医業が対象だと、医師免許所持者または医療法人が出願人しているか?が審査の対象になることでした。また、そのような話は弁理士さんからありませんでした。

    いずれにせよ、今後はもっと念密に話し合いをしながら進めて行きたいと思います。

    助言ありがとうございました。

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質問した人からのコメント

2019/10/16 10:09:00

皆様、ご助言ありがとうございました。

今後はみっちり(笑)打ち合わせをして進めてゆきます。

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kur********さん

2019/10/1113:10:39

出願人が医療法人ではないのに、医療関係の商品・役務を指定することについては、ダメであると判断される予見性がとても高いところと、低いところがあり、今回がどの事例なのかは書いてないので分かりません。
よって、「手落ち」があったか無かったかは不明。

なお、「その根拠を示していて最終的に商標登録されて」いるということは、
「最初からその根拠を示す上申書なりなんなり出しておけばよかったではないか」ということは考えられるけど、最初から出していたとしたら、そのときに費用がかかるわけだから、結局のところ、費用面での多寡はほぼ変わらなかったと思われる。

あるいは、「初めから出さなかったらよかったではないか」というのは、最終的には登録されているという現実から乖離しているので、当てはまらない。

ようするに、「根拠を示す必要があるか否か微妙な案件で、結局のところ、根拠を示して登録できた」のだから、ふつうによく仕事をしていると評価するのが妥当だと考える。そして、「根拠を示す必要」については、どの弁理士に頼もうが自分でやろうが、結局のところは必要なことであったので、その分の費用発生への文句には説得力がほぼ無い。

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fjcp9007さん

2019/10/1108:20:28

1.
そのようにお考えの場合、弁理士事務所は、あらゆる出願を回避するかと思います。
即ち、特許出願や商標登録出願において、「拒絶理由通知」は、いわば《出願人側と審査官の意見交換》のようなもので、《その出願に、違法なところがない事に関しての確認》でもある訳です。たとえ、ある程度の高い可能性で特定の拒絶理由通知が想定された出願であっても、出願時にはその事項に関する十分な説明資料等の提出機会が設けられていない場合もあります。そのような場合には、拒絶理由通知が届いてから、その理由を回避するような手当てを講じることは、ごく当たり前にあることです。

2.
当該弁理士の対応は、極めて一般的な対応であり、ふつうはあり得ないと思います。
そのような返還請求をした場合には、次回以降その弁理士からは、依頼を断られる可能性も覚悟しておきましょう。
弁理士の《最低限の職務》は、一般的な理解では、『依頼者が希望する内容の産業財産権を取得する』ことかと思います。決して、『拒絶理由通知を受取る出願を避ける』などということはないと思います。
一方で、もしその弁理士が、顧客の要望に耳を傾けないような態度なのであれば、それは貴殿の今後の活動に大きな障害になることが考えられますので、別の弁理士を探す必要があるのかもしれません。
それよりも、まずは、弁理士当人との出願前の打合せを十分に取り、(または、現段階において、直近の商標登録出願における一連の手続に関しての貴殿の率直な意見を当人に伝え、)「なるべく拒絶理由を受けたくない」旨の意向を伝えるなど、顧客である貴殿の「意思」を、十分に理解してもらうことが現状では肝要かと思います。

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