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パリ優先権を伴って米国出願した場合において、米国特許法102条(b)(2)(C)と、パ...

sho********さん

2018/4/1623:00:03

パリ優先権を伴って米国出願した場合において、米国特許法102条(b)(2)(C)と、パリ条約4条の「最初の出願」との関係について、教えて下さい。
少し、調べたんですが、よくわからなくて・・・(汗)。

長文でもうしわけありませんが、宜しくお願いします。

例えば、次の例の様な場合です。

同一出願人が、日本に、基礎先願a、基礎後願bを出願して、
パリ優先権を伴って、それぞれ、米国に先願Aと、後願Bを出願したとします。
基礎先願aと先願Aの内容は同一で、基礎先願bと後願Bの内容は同一です。
また、後願Bに係る発明の一部が、先願Aに記載されているとします。
後願Bの有効出願日(基礎後願bの)の後で、後願Bの米国出願日の前に、先願Aが公開されたとします。

このような状況下での後願Bの審査において、
米国特許法102条(b)(2)(C)に基づけば、
同一出願人の先願Aは、102条(a)(2)に示された先行技術とはならないので、
先願Aによって、後願Bの新規性は、否定されないという理解でよいでしょうか。

でも、パリ条約4条に基づくと、
基礎後願bよりも前に、基礎先願aをしているので、
基礎後願bは、「最初の出願」ではないため、後願Bのパリ条約上の優先権は無効であり、
後願Bの有効出願日が、米国出願日になるような気がします。
すると、先願Aは、後願Bの有効出願日(米国出願日)前に公開されているので、
後願Bは、先願Aにより、新規性が否定される気もします・・。

質問1:上記の私の理解は、どこか、間違っているでしょうか?

質問2:このような場合、実務では、どのように進められるのでしょうか。
たとえば、以下のように進んだりするのでしょうか。

後願Bの審査において、先願Aが新規性を否定する文献として引用された場合に、
米国特許法102条(b)(2)(C)を根拠に反論すれば、
すんなり認められる。
(審査官は、「最初の出願」かどうか(優先権の有効性)について判断しない??)
先願Aとは、ダブルパテントだと言われるが、
ターミナルディスクレーマーを提出して、先願A、後願Bとの登録される。

質問3:もし、上記のように進んだ場合、後願Bは、無効理由を有するのでしょうか。
競合他社から攻撃される材料となるでしょうか。

以上、宜しくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

den********さん

2018/4/2223:00:02

後願Bのクレームに記載された発明によって、回答が変わります。

① 後願Bのクレームに記載された発明が、先願Aに記載された発明である場合、最初の出願では無いため優先権は無効になります。
そうすると有効出願日が、優先日から原出願日に繰り下がるため、後願Bは102条(b)(2)(C)の適用外となり、先願Aにより後願Bの新規性が否定されます。

後願Bのクレームに記載された発明の一部のみ(例えば、請求項1-5のうちの請求項1のみ)が、先願Aに記載された発明である場合、厳密に言えば、その一部のみについて、優先権は無効になります。

② したがって、後願Bに記載された発明の一部が、先願Aに記載されていたとしても、後願Bのクレームに記載された発明でない限り、優先権は無効になりません。

以上から、
質問1→間違っていないと思います。

質問2→これは、正直、審査官(あるいは、先行技術調査を担当する調査官)によるとしか言いようがありません。個人的な経験では、米国以外の国ですが、ご質問の先願A、後願Bの関係で、後願Bの審査で、優先権の無効により原出願日が繰り下がり、先願Aに基づく拒絶理由通知を受けたことがあります。なお、その件は、米国を含む複数の国にもA、B共に出願していましたが、優先権無効に起因する拒絶理由が指摘されたのは、その一か国だけでした。

個人的な印象では、審査官は「意外に」優先権の有効性を確認しています。

なお、二重特許については、自明型の二重特許拒絶(non-statutory double patenting rejection)であれば、terminal disclaimerで解消しますが、同一発明型の二重特許拒絶(statutory double patenting rejection)の場合は、terminal disclaimerでは解消しません。

質問3→仮に、後願Bのクレームに記載された発明が、先願Aに記載された発明であることが看過され、登録された場合には、無効理由を含んでいることとなり、競合他社から攻撃される材料になりえます。

なお、上記の「個人的な経験」で挙げた件は、拒絶を受けた出願については、最終的には、当初後願Bのクレームに記載された発明を、先願Aに記載されていない発明に補正することで、拒絶理由を回避しましたが、優先権無効に起因する拒絶理由が指摘されなかった国では、当初クレームで登録されましたので、無効理由を含んでいる、と言える状況なのかもしれません。しかしながらその事件では、当初後願Bのクレームに記載された発明が、先願Aに記載されていると言えるか否かの判断が、おそらく国によっては割れるようなケースでしたので、そのような事情があるからといって、直ちに無効理由を含んでいると言えるものではなく、実際は、ケースバイケースの判断になると思います。

  • 質問者

    sho********さん

    2018/4/2223:13:04

    貴重な体験談、ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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ベストアンサー以外の回答

1〜1件/1件中

gej********さん

2018/4/1814:49:35

パリ4条Fには「優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかつた構成部分については,通常の条件に従い,後の出願が優先権を生じさせる。」と記載されています。
したがって、先願Aに記載されていない、後願Bに係る発明の部分は、基礎後願bのが「最初の出願」となります(いわゆる部分優先)。

そのため、後願Bのパリ条約上の優先権は依然として有効です。
仮に、先願Aに記載された発明が後願Bのクレームに記載されていたとしても、米国特許法102条(b)(2)(C)によって先願Aは引例から除外されます。

なお、先願Aのクレームに記載された発明から後願Bのクレームに記載された発明が自明の場合には、ダブルパテントだと言われるので、ターミナルディスクレーマーを提出します。

いずれにしても、優先権は有効ですので、後願Bは無効理由を有しません。

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